En México, el registro de una marca puede caducar si la marca no se usa durante tres años consecutivos; en España, el plazo es de cinco. La caducidad la declara el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la oficina de marcas de México), a petición de quien tenga interés jurídico o por iniciativa propia (artículos 235 y 329 de la LFPPI, la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial de México). Si te notifican una solicitud de caducidad, tienes un mes para defender tu registro con pruebas de uso (artículo 336).

¿Puedo perder mi marca en México por no usarla?

Sí. En México se suele hablar de «cancelación por no uso», pero la ley la llama caducidad, como en España. Procede cuando la marca no se ha usado durante los tres años consecutivos anteriores a la solicitud, salvo causa justificada (artículo 260, fracción II).

Puede ser total o parcial. Si usas la marca para unos productos o servicios y para otros no, el registro puede caducar solo para los que no usas (artículo 235).

Cuando la resolución que la declara es exigible, es decir, cuando ya se puede ejecutar, el registro deja de tener efectos (artículo 263).

Hay otras dos caducidades que operan de pleno derecho, sin que nadie las pida: no presentar a tiempo la declaración de uso, un trámite que México exige al tercer año y que en España no existe, y no renovar tu marca (artículos 233, 238 y 263). Las tres causas están comparadas en caducidad de marca, en SisteMarca.

¿Cómo se cuentan los tres años sin uso?

Los tres años se cuentan hacia atrás desde el día en que alguien presenta la solicitud de caducidad. Si en ese periodo la marca se ha usado, ya sea por ti o por tu licenciatario, la caducidad no procede (artículos 235 y 260).

Por ejemplo, si alguien solicita la caducidad el 1 de marzo de 2027, lo que cuenta es si has usado la marca entre el 1 de marzo de 2024 y esa fecha.

El uso tiene que ser real: tus productos o servicios deben estar en el comercio, o disponibles en el mercado, en la cantidad y de la forma habituales en tu sector. Una venta aislada para aparentar no basta (artículo 121 del Reglamento de la LFPPI). Aplicar la marca a productos destinados a la exportación también cuenta como uso.

Tampoco procede si algo ajeno a tu voluntad te impidió usarla, como restricciones a la importación u otros requisitos del Gobierno (artículo 235).

¿Quién puede solicitar la caducidad de una marca?

Quien tenga interés jurídico. Por ejemplo, alguien que quiere registrar una marca parecida a la tuya y a quien el IMPI se la denegó por tu registro (artículo 329).

El IMPI también puede iniciar el procedimiento por iniciativa propia, y cualquier persona puede aportarle información para que lo haga (artículo 329).

¿Qué pasa si alguien solicita la caducidad de tu marca?

El procedimiento tiene estos pasos:

  1. Quien la solicita presenta su escrito ante el IMPI, junto con sus pruebas (artículos 330 y 331).
  2. El IMPI la admite a trámite y te la notifica, con copia de la solicitud y de sus documentos, en el domicilio que indicó quien la solicitó (artículo 336).
  3. Tienes un mes para contestar y presentar tus pruebas de uso (artículo 336). Si alguna prueba está en el extranjero, el IMPI puede darte 15 días más solo para presentarla, siempre que la propongas en tu escrito de contestación y lo indiques (artículo 340).
  4. Antes de resolver, el IMPI pone el expediente a disposición de las partes durante diez días para que presenten sus alegaciones finales, que en México se llaman «alegatos» (artículo 341).
  5. El IMPI dicta su resolución. Si declara la caducidad, el registro deja de tener efectos cuando la resolución es exigible (artículo 263).

Si has cambiado de domicilio y el IMPI no te localiza ni en el que indicó quien solicitó la caducidad ni en los de tu expediente, y no se conoce el nuevo, te notifica por edicto: una sola publicación en el DOF, el boletín del Gobierno federal de México, y en uno de los periódicos de mayor tirada del país. Se te tiene por notificado en la fecha de la última publicación, aunque no la veas (artículos 369 y 370). Mantén al día el domicilio de tu registro con un cambio de domicilio.

¿Qué pruebas sirven para defender tu marca?

En este procedimiento se admite todo tipo de pruebas, salvo la testifical y la confesión de las partes (a menos que consten en un documento) y las contrarias a la moral o al derecho (artículo 333). La ley reconoce de forma expresa las facturas y los inventarios del titular o de su licenciatario, cuando se refieren a los hechos que se quieren probar.

  • Facturas (CFDI, la factura electrónica mexicana) en las que aparezcan tu marca y los productos o servicios del registro.
  • Inventarios y registros de almacén.
  • Publicidad, catálogos y publicaciones fechadas en redes sociales.
  • Fotos del producto, del envase o del punto de venta.
  • Contratos con clientes, distribuidores o licenciatarios.

Qué conservar, en Qué guardar como prueba de uso. Cada opción, comparada, en Cómo demostrar el uso de tu marca.

¿Cómo evitar la caducidad por falta de uso?

  1. Usa la marca tal como la registraste, o con cambios que no alteren su carácter distintivo (artículo 233).
  2. Úsala para los productos o servicios de tu registro. Después de la declaración de uso, la protección se mantiene solo para los que hayas declarado (artículo 233).
  3. Presenta la declaración de uso en los tres meses siguientes al tercer aniversario de la concesión (artículo 233).
  4. Renueva tu marca en los seis meses anteriores a su vencimiento (artículo 237).
  5. Guarda pruebas de uso cada mes, en lugar de reunirlas a toda prisa cuando te las pidan.
  6. Si has concedido una licencia, pide a tu licenciatario copia de sus facturas, porque su uso también cuenta (artículo 235).

¿Dónde encaja Prueba de Uso?

Prueba de Uso publica tu marca cada lunes en una nueva edición del catálogo. Cada edición lleva el sello de tiempo de un prestador de servicios de certificación acreditado por la Secretaría de Economía de México, que le da fecha cierta. De cada edición puedes descargar el catálogo, la ficha de tu marca y la constancia de que aparece en ella.

La constancia acredita que tu marca estaba publicada en una fecha cierta; las ventas las acreditan tus facturas. Por eso conviene guardar la constancia junto a tus facturas.

Las ediciones cuentan desde que contratas, así que cuanto antes empieces, más semanas con fecha cierta tendrás. El precio es por marca, mensual o anual. Mira cómo funciona o consulta el catálogo.

Fuentes

Preguntas frecuentes

¿Cuántos años sin uso hacen falta para que caduque una marca en México?

Tres años consecutivos, contados hacia atrás desde la fecha en que se solicita la caducidad (artículos 235 y 260 de la LFPPI).

¿La caducidad por falta de uso es automática?

No. Tiene que solicitarla alguien con interés jurídico, o iniciarla el IMPI por iniciativa propia, y el IMPI la declara al resolver (artículos 263 y 329). Las que operan de pleno derecho son las de no renovar y no declarar el uso (artículo 263).

¿Puede caducar solo una parte de mi registro?

Sí. Si usas la marca para unos productos o servicios y para otros no, la caducidad puede ser parcial (artículo 235).

¿Cuánto tiempo tengo para defender mi marca?

Un mes desde que te notifican. Para las pruebas que estén en el extranjero, el IMPI puede darte 15 días más para presentarlas, siempre que las propongas en tu escrito de contestación y lo indiques (artículos 336 y 340).

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