Eine mexikanische Markeneintragung kann verfallen, wenn die Marke drei aufeinanderfolgende Jahre nicht benutzt wurde. Das IMPI (mexikanisches Patent- und Markenamt) kann den Verfall auf Antrag einer Person mit rechtlichem Interesse oder von Amts wegen erklären (Artikel 235 und 329 des LFPPI, des mexikanischen Bundesgesetzes zum Schutz des gewerblichen Eigentums). Wird Ihnen ein Verfallsantrag zugestellt, haben Sie einen Monat Zeit, Ihre Eintragung mit Benutzungsnachweisen zu verteidigen (Artikel 336).

Kann meine Marke verfallen, wenn ich sie nicht benutze?

Ja. Im deutschen Markenrecht heißt das Verfall wegen Nichtbenutzung, das mexikanische Gesetz spricht von caducidad. Er greift, wenn die Marke in den drei aufeinanderfolgenden Jahren vor dem Antrag nicht benutzt wurde, es sei denn, es gab berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung (Artikel 260 Ziffer II). In der EU beträgt die Benutzungsschonfrist fünf Jahre, in Mexiko sind es drei.

Der Verfall kann die ganze Eintragung betreffen oder nur einen Teil. Benutzen Sie die Marke für einige der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen und für andere nicht, kann die Eintragung nur für die unbenutzten verfallen (Artikel 235).

Sobald die Entscheidung, die den Verfall erklärt, vollstreckbar ist, verliert die Eintragung jede Wirkung (Artikel 263).

In zwei weiteren Fällen erlischt die Eintragung von selbst, ohne dass jemand es beantragt: wenn Sie die Benutzungserklärung nicht rechtzeitig einreichen und wenn Sie Ihre Marke nicht verlängern (Artikel 233, 238 und 263). Alle drei Fälle im Vergleich finden Sie bei SisteMarca: Erlöschen einer Markeneintragung in Mexiko.

Wie werden die drei Jahre ohne Benutzung berechnet?

Die drei Jahre werden rückwärts gezählt, ab dem Tag, an dem jemand den Verfallsantrag stellt. Haben Sie oder Ihr Lizenznehmer die Marke in diesem Zeitraum benutzt, scheitert der Antrag (Artikel 235 und 260).

Ein Beispiel: Wird der Verfall am 1. März 2027 beantragt, kommt es darauf an, ob Sie die Marke zwischen dem 1. März 2024 und diesem Tag benutzt haben.

Rechtserhaltend ist nur eine ernsthafte Benutzung. Ihre Waren oder Dienstleistungen müssen im Handel oder auf dem Markt erhältlich sein, in der Menge und auf die Art, die in Ihrer Branche üblich sind. Ein einzelner Verkauf, der nur den Anschein einer Benutzung erwecken soll, reicht nicht. So regelt es Artikel 121 der Ausführungsverordnung zum LFPPI (Reglamento de la LFPPI). Auch das Anbringen der Marke auf Waren, die für den Export bestimmt sind, zählt als Benutzung.

Der Antrag scheitert auch, wenn Umstände außerhalb Ihres Einflusses die Benutzung verhindert haben, etwa Einfuhrbeschränkungen oder andere behördliche Auflagen (Artikel 235).

Wer kann den Verfall einer Marke beantragen?

Jede Person mit rechtlichem Interesse (interés jurídico). Zum Beispiel jemand, der eine ähnliche Marke eintragen lassen möchte und dessen Anmeldung das IMPI wegen Ihrer Eintragung zurückgewiesen hat (Artikel 329).

Das IMPI kann das Verfahren auch von Amts wegen einleiten, und jeder kann ihm Hinweise geben, damit es tätig wird (Artikel 329).

Was passiert, wenn jemand den Verfall Ihrer Marke beantragt?

Das Verfahren läuft in diesen Schritten ab:

  1. Wer den Verfall erreichen will, reicht beim IMPI einen Antrag mit seinen Beweismitteln ein (Artikel 330 und 331).
  2. Das IMPI lässt den Antrag zu. Es stellt ihn Ihnen samt Kopien der Unterlagen an der Adresse zu, die der Antragsteller angegeben hat (Artikel 336).
  3. Sie haben einen Monat, um zu erwidern und Ihre Benutzungsnachweise einzureichen (Artikel 336). Liegt ein Nachweis im Ausland, kann Ihnen das IMPI 15 weitere Tage allein für dessen Einreichung geben, wenn Sie ihn in Ihrer Erwiderung anbieten und darauf hinweisen (Artikel 340).
  4. Vor der Entscheidung stellt das IMPI den Parteien die Akte zehn Tage lang zur Verfügung, damit sie ihre abschließenden Stellungnahmen (alegatos) einreichen (Artikel 341).
  5. Das IMPI entscheidet. Erklärt es den Verfall, verliert die Eintragung ihre Wirkung, sobald die Entscheidung vollstreckbar ist (Artikel 263).

Wenn Sie umgezogen sind, das IMPI Sie weder an der vom Antragsteller angegebenen Adresse noch an den Adressen in Ihrer Akte findet und Ihre neue Adresse unbekannt ist, stellt es öffentlich zu (edicto): mit einer einzigen Veröffentlichung im DOF, dem Amtsblatt des mexikanischen Bundes, und in einer der auflagenstärksten Zeitungen des Landes. Als Tag der Zustellung gilt der Tag der letzten Veröffentlichung, auch wenn Sie sie nie zu Gesicht bekommen (Artikel 369 und 370). Halten Sie die Adresse Ihrer Eintragung mit einer Adressänderung aktuell.

Mit welchen Nachweisen verteidigen Sie Ihre Marke?

In diesem Verfahren sind alle Beweismittel zulässig außer Zeugenaussagen und Aussagen der Parteien selbst (es sei denn, sie sind in einem Dokument festgehalten) sowie Beweismitteln, die gegen die guten Sitten oder gegen das Recht verstoßen (Artikel 333). Ausdrücklich nennt das Gesetz Rechnungen und Inventarlisten des Inhabers oder seines Lizenznehmers, wenn sie sich auf die zu beweisenden Tatsachen beziehen.

  • Rechnungen (CFDI, die mexikanische elektronische Rechnung), die Ihre Marke und die eingetragenen Waren oder Dienstleistungen nennen.
  • Inventarlisten und Lagerbücher.
  • Werbung, Kataloge und datierte Beiträge in sozialen Medien.
  • Fotos von Produkt, Verpackung oder Verkaufsstelle.
  • Verträge mit Kunden, Händlern oder Lizenznehmern.

Welche Unterlagen Sie aufheben sollten, steht in Was Sie als Benutzungsnachweis aufbewahren sollten. Einen Vergleich der Möglichkeiten finden Sie in Wie Sie die Benutzung Ihrer Marke nachweisen.

Wie vermeiden Sie den Verfall wegen Nichtbenutzung?

  1. Benutzen Sie die Marke so, wie Sie sie eingetragen haben, oder mit Abweichungen, die ihren kennzeichnenden Charakter nicht verändern (Artikel 233).
  2. Benutzen Sie sie für die Waren oder Dienstleistungen Ihrer Eintragung. Nach der Benutzungserklärung besteht der Schutz nur für die Waren und Dienstleistungen fort, die Sie darin angegeben haben (Artikel 233).
  3. Reichen Sie die Benutzungserklärung binnen drei Monaten nach dem dritten Jahrestag Ihrer Eintragung ein (Artikel 233).
  4. Verlängern Sie Ihre Marke in den sechs Monaten vor ihrem Ablauf (Artikel 237).
  5. Sammeln Sie jeden Monat Benutzungsnachweise, statt sie erst zusammenzusuchen, wenn jemand sie verlangt.
  6. Wenn Sie Lizenzen vergeben, bitten Sie Ihren Lizenznehmer um Kopien seiner Rechnungen. Auch seine Benutzung zählt (Artikel 235).

Wo kommt Prueba de Uso ins Spiel?

Prueba de Uso veröffentlicht Ihre Marke jeden Montag in der wöchentlichen Katalogausgabe. Ein Zertifizierungsdiensteanbieter, den das mexikanische Wirtschaftsministerium (Secretaría de Economía) akkreditiert hat, versieht jede Ausgabe mit einem zertifizierten Zeitstempel. So trägt jede Ausgabe ein überprüfbares Datum. Zu jeder Ausgabe laden Sie den Katalog, den Auszug Ihrer Marke und die Bescheinigung über ihre Aufnahme herunter.

Die Bescheinigung belegt, dass Ihre Marke an einem überprüfbaren Datum veröffentlicht war. Ihre Rechnungen belegen die Verkäufe. Bewahren Sie deshalb beides auf, die Bescheinigung zusammen mit Ihren Rechnungen.

Die Ausgaben zählen ab Vertragsbeginn. Je früher Sie anfangen, desto mehr Wochen mit überprüfbarem Datum haben Sie. Abgerechnet wird je Marke, monatlich oder jährlich. So funktioniert es. Den Katalog kann jeder frei einsehen.

Quellen

Häufige Fragen

Nach wie vielen Jahren ohne Benutzung kann eine Marke in Mexiko verfallen?

Nach drei aufeinanderfolgenden Jahren, rückwärts gezählt ab dem Tag, an dem der Verfall beantragt wird (Artikel 235 und 260 LFPPI).

Tritt der Verfall wegen Nichtbenutzung automatisch ein?

Nein. Jemand mit rechtlichem Interesse muss ihn beantragen oder das IMPI das Verfahren von Amts wegen einleiten. Das IMPI erklärt den Verfall dann in seiner Entscheidung (Artikel 263 und 329). Von selbst erlischt die Eintragung nur, wenn sie nicht verlängert oder die Benutzungserklärung nicht eingereicht wird (Artikel 263).

Kann auch nur ein Teil meiner Eintragung verfallen?

Ja. Benutzen Sie die Marke für einige Waren oder Dienstleistungen und für andere nicht, kann der Verfall auf die unbenutzten beschränkt sein (Artikel 235).

Wie viel Zeit habe ich, um meine Marke zu verteidigen?

Einen Monat ab der Zustellung. Für Nachweise, die im Ausland liegen, kann Ihnen das IMPI 15 weitere Tage für die Einreichung geben, wenn Sie sie in Ihrer Erwiderung anbieten und darauf hinweisen (Artikel 336 und 340).

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